中國(guó)企業(yè)申請(qǐng)美國(guó)商標(biāo)注冊(cè)需要了解的知識(shí)

美國(guó)專(zhuān)利商標(biāo)局近期發(fā)布通知，其考慮擬定新規(guī)，要求所有美國(guó)商標(biāo)的外國(guó)申請(qǐng)人、美國(guó)商標(biāo)注冊(cè)人以及在商標(biāo)評(píng)審和上訴程序中的外國(guó)當(dāng)事人指定一名美國(guó)持證律師擔(dān)任其代理人。該擬議新規(guī)旨在保護(hù)美國(guó)商標(biāo)注冊(cè)登記制度，并解決瑕疵性以及欺詐性商標(biāo)申請(qǐng)日益增加的問(wèn)題。這些不當(dāng)申請(qǐng)多來(lái)自Pro Se商標(biāo)申請(qǐng)，即商標(biāo)申請(qǐng)人自行提交的、未指定律師為代理人的申請(qǐng)。USPTO指出：上述不當(dāng)申請(qǐng)似乎大多源自中國(guó)申請(qǐng)人，這些申請(qǐng)或者受中國(guó)地方財(cái)政補(bǔ)貼的驅(qū)使。如果對(duì)于商標(biāo)問(wèn)題有任何疑問(wèn)，歡迎前來(lái)咨詢(xún)，我們可以為您提供專(zhuān)業(yè)的指導(dǎo)性意見(jiàn)。歡迎關(guān)注知春路知識(shí)產(chǎn)權(quán)商標(biāo)在線查詢(xún)網(wǎng)

上述擬議新規(guī)一旦通過(guò)，將于2019年秋季生效。USPTO已于2019年3月18日前完成意見(jiàn)征詢(xún)工作。對(duì)于不合規(guī)申請(qǐng)，是在申請(qǐng)?zhí)峤恢罅⒓从枰灾兄?，等待申?qǐng)人指定美國(guó)律師，抑或是等到首次審查意見(jiàn)書(shū)出具之后再執(zhí)行上述規(guī)定，USPTO仍在考量之中。

上述擬議新規(guī)雖然是因?yàn)檫^(guò)多的不當(dāng)商標(biāo)申請(qǐng)而引發(fā)，但其一旦實(shí)施，將會(huì)對(duì)中國(guó)申請(qǐng)人提交的正當(dāng)申請(qǐng)產(chǎn)生影響。對(duì)于正在或者打算在美國(guó)進(jìn)行商標(biāo)布局的中國(guó)企業(yè)，應(yīng)當(dāng)未雨綢繆，開(kāi)始審視已經(jīng)提交或者打算提交的申請(qǐng)，評(píng)估是否需要接洽美國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)律師，并考慮相應(yīng)的預(yù)算。

根據(jù)2013年斯坦福法學(xué)院對(duì)25年間USPTO商標(biāo)申請(qǐng)和注冊(cè)數(shù)量的調(diào)研，自行商標(biāo)申請(qǐng)的成功率為40%左右，這大大低于那些通過(guò)律師提交的商標(biāo)申請(qǐng)成功率（至少為60%）。基于這個(gè)原因，即使不考慮擬議新規(guī)，也建議中國(guó)申請(qǐng)人在申請(qǐng)美國(guó)商標(biāo)前咨詢(xún)專(zhuān)業(yè)的美國(guó)律師，以提高注冊(cè)成功率。

上述擬議新規(guī)還包含其他哪些變化？

除要求外國(guó)申請(qǐng)人聘請(qǐng)美國(guó)律師處理USPTO相關(guān)事務(wù)外，上述擬議新規(guī)還對(duì)當(dāng)前法律實(shí)踐作出了另外幾處變更，包括：

擬議新規(guī)并不是只針對(duì)中國(guó)申請(qǐng)人，還適用于主營(yíng)業(yè)務(wù)地址不位于美國(guó)境內(nèi)的所有外國(guó)公司；

擬議新規(guī)要求代理外國(guó)申請(qǐng)人的美國(guó)律師必須在美國(guó)五十個(gè)州中的至少一個(gè)州、哥倫比亞特區(qū)、聯(lián)邦或美國(guó)領(lǐng)土內(nèi)具有生效的執(zhí)業(yè)資格；

擬議新規(guī)將取消現(xiàn)有的對(duì)加拿大商標(biāo)律師及代理人的相互承認(rèn)，但目前已確認(rèn)有資格在USPTO執(zhí)業(yè)的律師例外。

馬德里商標(biāo)申請(qǐng)也須遵守有關(guān)必須由美國(guó)律師代理的規(guī)定，除非相關(guān)申請(qǐng)滿(mǎn)足所有法律手續(xù)（含商品描述），首次審查后即適宜公布（2017財(cái)年中此類(lèi)情況發(fā)生率僅為2.9%）；

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