從最高院“金戈鐵馬案”看商標(biāo)“反向混淆

所謂“反向混淆”，是一個與“正向混淆”相對的概念，在我國商標(biāo)法的司法實(shí)踐和學(xué)術(shù)研究中爭議極大。商標(biāo)注冊和保護(hù)仍然遵循“在先注冊”原則，權(quán)利人取得商標(biāo)權(quán)后，只要實(shí)際合法使用，經(jīng)營規(guī)模和知名度如何，那是權(quán)利人的選擇權(quán)利和經(jīng)營結(jié)果，而不能成為大企業(yè)因此可以后來居上、鳩占鵲巢的理由。

所謂“反向混淆”，是一個與“正向混淆”相對的概念，在我國商標(biāo)法的司法實(shí)踐和學(xué)術(shù)研究中爭議極大，部分法院在相應(yīng)裁判中予以支持，部分法院則并不認(rèn)同;部分學(xué)者積極倡導(dǎo)，部分學(xué)者則針鋒相對地予以批判。那么，“反向混淆”在我國，是否應(yīng)當(dāng)認(rèn)可其存在的合理性?以下以最高院審理的“金戈鐵馬”商標(biāo)案為例進(jìn)行分析。

案情簡介

2009年，原告曹某注冊取得第5492697號注冊商標(biāo)，該商標(biāo)系文字與圖形組合商標(biāo)，文字“金戈鐵馬”系橫向排列繁體中文，在“金戈鐵馬”文字下面有一個樹葉的圖案。該商標(biāo)核定使用商品為第30類：茶;蜂蜜等。被告下關(guān)沱茶公司分別于2010年、2014年通過注冊取得第6209882號、12201774號注冊商標(biāo)，分別為文字“松鶴延年”+圓形+鶴的圖案組成的組合商標(biāo)和“下關(guān)沱茶”文字商標(biāo)，核定使用商品均為包括茶在內(nèi)的第30類商品。2014年，被告在其生產(chǎn)的金印系列產(chǎn)品包裝上使用了“甲午金戈鐵馬鐵餅”字樣，字體為簡體字，其中“甲午”及“鐵餅”字體較小，而“金戈鐵馬”四字字體較大，且位于茶餅外包裝及內(nèi)包裝的顯著位置，在“金戈鐵馬”四字旁邊還配有一匹呈現(xiàn)奔跑狀態(tài)的馬的圖案。同時，被告在其生產(chǎn)的上述茶餅的內(nèi)、外包裝上均標(biāo)注有“松鶴延年”注冊商標(biāo)和“下關(guān)沱茶”字樣，并在內(nèi)、外包裝上標(biāo)注有被告下關(guān)沱茶公司名稱。原告認(rèn)為，被告在其生產(chǎn)、銷售的產(chǎn)品上使用了“金戈鐵馬”標(biāo)志侵犯了原告的注冊商標(biāo)專用權(quán)，遂訴至法院。

法院判決

一審法院認(rèn)為 ，被告在同一種商品上使用與原告涉案注冊商標(biāo)近似的標(biāo)志作為商品裝潢使用，誤導(dǎo)公眾，侵犯了原告的“金戈鐵馬”注冊商標(biāo)專用權(quán)。

二審法院認(rèn)為 ，被告并未侵犯商標(biāo)權(quán)。其中重要的一個理由，在于認(rèn)為被控侵權(quán)商品上所使用的“下關(guān)沱茶”商標(biāo)的知名度，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于涉案商標(biāo)的知名度，被控侵權(quán)商品沒有必要攀附涉案商標(biāo)來提高自己的知名度，有鑒于此，結(jié)合其他因素，二審法院認(rèn)為被控侵權(quán)商品包裝裝潢上所用的標(biāo)志，與涉案商標(biāo)既不相似，也不相同，不構(gòu)成侵權(quán)。

再審法院（最高院）認(rèn)為 ，被告侵犯了商標(biāo)權(quán)。其中，針對二審法院關(guān)于“被控侵權(quán)商品沒有必要攀附涉案商標(biāo)來提高自己的知名度”的觀點(diǎn)，進(jìn)行了如下評析：

……即使下關(guān)沱茶商標(biāo)較本案訴爭商標(biāo)具有更高的知名度，原審法院認(rèn)定被訴侵權(quán)商品沒有必要攀附涉案商標(biāo)來提高自己的知名度雖有一定的可能性，但該推斷忽視了注冊商標(biāo)作為一項(xiàng)標(biāo)識性民事權(quán)利的權(quán)能和作用，其不僅有權(quán)禁止他人在相同類似商品上使用該注冊商標(biāo)標(biāo)識，更有權(quán)使用其注冊商標(biāo)標(biāo)識其商品或者服務(wù)，在相關(guān)公眾中建立該商標(biāo)標(biāo)識與其商品來源的聯(lián)系。相關(guān)公眾是否會混淆誤認(rèn)，既包括將使用被訴侵權(quán)標(biāo)識的商品誤認(rèn)為商標(biāo)權(quán)人的商品或者與商標(biāo)權(quán)人有某種聯(lián)系，也包括將商標(biāo)權(quán)人的商品誤認(rèn)為被訴侵權(quán)人的商品或者誤認(rèn)商標(biāo)權(quán)人與被訴侵權(quán)人有某種聯(lián)系，妨礙商標(biāo)權(quán)人行使其注冊商標(biāo)專用權(quán)，進(jìn)而實(shí)質(zhì)性妨礙該注冊商標(biāo)發(fā)揮識別作用。因此，如果認(rèn)為被訴侵權(quán)人享有的注冊商標(biāo)更有知名度即可以任意在其商品上使用他人享有注冊商標(biāo)的標(biāo)識，將實(shí)質(zhì)性損害該注冊商標(biāo)發(fā)揮識別商品來源的基本功能，對該注冊商標(biāo)專用權(quán)造成基本性損害。二審法院以被訴侵權(quán)商品自有商標(biāo)知名度高為由認(rèn)定不構(gòu)成侵犯涉案注冊商標(biāo)專用權(quán)，認(rèn)定事實(shí)和適用法律均有不當(dāng)，本院予以糾正。……

法理分析

所謂“反向混淆”，是指商標(biāo)在后使用人對商標(biāo)的使用使得消費(fèi)者誤以為在先商標(biāo)權(quán)人的商品源自商標(biāo)在后使用人。以本案為例，就是消費(fèi)者誤將“金戈鐵馬”當(dāng)成了被告的商標(biāo)。反向混淆的理論源自美國，但近年已在我國司法實(shí)踐中得到不同程度的承認(rèn)，并已在多起案件中予以應(yīng)用。從表面上看，人們會覺得驚訝，因?yàn)榉聪蚧煜坪鯇χ容^低的原告并無壞處：沒花一分錢就可以在客觀上搭乘被告的知名度和影響力，并且擴(kuò)大自己產(chǎn)品的銷量，何樂而不為呢?事實(shí)上，同樣的疑問在“反向混淆”理論于美國誕生之初也發(fā)生過，美國各級法院為此也糾結(jié)不已，但是最終他們?nèi)匀淮_立了禁止反向混淆的規(guī)則，原因在于，首先，保護(hù)在先商標(biāo)權(quán)人的商譽(yù)。發(fā)生誤購后，消費(fèi)者在發(fā)現(xiàn)原告提供的商品與被告無關(guān)后可能會認(rèn)為原告使用的商標(biāo)是假冒他人商標(biāo)、攀附他人商譽(yù)的行為，從而導(dǎo)致在先商標(biāo)權(quán)人(原告)的商譽(yù)因此發(fā)生貶損。其次，保護(hù)在先商標(biāo)權(quán)人的市場地位和競爭環(huán)境。正如美國法院在相關(guān)案件中指出的那樣，反向混淆在事實(shí)上構(gòu)成了不正當(dāng)競爭行為，破壞了在先商標(biāo)權(quán)人的商譽(yù)和商業(yè)生存空間。與民眾的預(yù)想不同，通過誠實(shí)經(jīng)營建立商譽(yù)的中小企業(yè)并不全都愿意搭乘大企業(yè)的商譽(yù)并與其形成事實(shí)上的捆綁關(guān)系，因?yàn)檫@樣會喪失中小企業(yè)自己打造的品牌價值，并使自己及產(chǎn)品失去獨(dú)立的身份，不再擁有控制自己商譽(yù)和進(jìn)入新市場的能力。事實(shí)上，商標(biāo)法對商標(biāo)持有人的保護(hù)是不分強(qiáng)弱一視同仁的，中小企業(yè)不會因?yàn)閷?shí)力相對弱小就喪失在先注冊所帶來的在先權(quán)利，大企業(yè)也不能因?yàn)閷?shí)力強(qiáng)大就可以后來居上、弱肉強(qiáng)食。

從以上的論述不難看出，第一，如果認(rèn)同“反向混淆”理論，就會發(fā)現(xiàn)注冊商標(biāo)是否受到保護(hù)與“知名度”的大小并無直接聯(lián)系，而是取決于誰先注冊(當(dāng)然，不包括惡意搶注)，并且，在“反向混淆”中，恰恰是權(quán)利人的商標(biāo)“知名度”遠(yuǎn)遠(yuǎn)不如被訴侵權(quán)人，因此才可能會發(fā)生，否則就是通常意義上的“正向混淆”;第二，即使不認(rèn)同“反向混淆”理論，直接從《商標(biāo)法》第五十七條分析，也無法得出因?yàn)楸辉V侵權(quán)者“知名度”大就可以在相同或者近似商標(biāo)上使用和他人注冊商標(biāo)相同或者近似的標(biāo)識?？傊虡?biāo)注冊和保護(hù)仍然遵循“在先注冊”原則，權(quán)利人取得商標(biāo)權(quán)后，只要實(shí)際合法使用，經(jīng)營規(guī)模和知名度如何，那是權(quán)利人的選擇權(quán)利和經(jīng)營結(jié)果，而不能成為大企業(yè)因此可以后來居上、鳩占鵲巢的理由。(本文僅代表作者個人觀點(diǎn))

來源：IPRdaily 　　作者 ：袁博

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