防御商標(biāo)是不是“不以使用為目的的惡意商標(biāo)注冊申請”？

俗話說，不想上市的企業(yè)不是好企業(yè)，但是，很多企業(yè)對知識產(chǎn)權(quán)管理不善，最終導(dǎo)致IPO上市進(jìn)程受阻。

2003年 ，恒生電子公司因被恒升遠(yuǎn)東電子公司訴商標(biāo)侵權(quán)而不得不取消IPO。

2007年 ，天施康有限公司因其“康恩貝”商標(biāo)的使用依賴于關(guān)聯(lián)方而導(dǎo)致上市失敗。

2011年 ，喬丹體育公司首次公開發(fā)行獲證監(jiān)會發(fā)審委審核通過，但在2012年2月，美職籃著名運動員邁克爾喬丹向中國法院起訴“喬丹體育”涉嫌侵犯其姓名權(quán)，同時宣告喬丹體育商標(biāo)無效，喬丹體育公司為此IPO進(jìn)程受到嚴(yán)重影響。

2017年 ，永安行被“無固定取還點的自行車租賃運營系統(tǒng)及其方法”專利持有人顧泰來舉報和訴訟，暫緩IPO。

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知識產(chǎn)權(quán)，看似是一個金光閃閃的光環(huán)，但是如果用不好，還可能成為緊箍咒。

例如，2017年底新氧主APP曾經(jīng)就因沒有第9類商標(biāo)使用權(quán)被蘋果App Store下架，已無法再更新APP?？v觀過去的諸多商標(biāo)漏洞事件，幾乎都以被動的一方失敗而告終。作為一家醫(yī)美O2O企業(yè)，新氧此次的商標(biāo)漏洞可能將直接造成難以預(yù)估的損失：除了龐大的2000萬用戶量逐步流失，以及市場費用折損之外，最大的惡劣影響就是 新氧IPO之路將受阻 。

IPO上市規(guī)范中有關(guān)知識產(chǎn)權(quán)要求依據(jù)為《首次公開發(fā)行股票并上市管理辦法》第三十條第五項的規(guī)定，如果發(fā)行人在用的商標(biāo)、專利、專有技術(shù)以及特許經(jīng)營權(quán)等重要資產(chǎn)或技術(shù)的取得或者使用存在重大不利變化的風(fēng)險，且影響發(fā)行人持續(xù)盈利能力的，屬于不具備發(fā)行條件 。

細(xì)數(shù)企業(yè)IPO的知產(chǎn)“大坑”

近年來，全國知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)案件量呈上升趨勢，知識產(chǎn)權(quán)問題，已經(jīng)成為新三板企業(yè)成長路上“攔路虎 ”。

因?qū)＠麪幾h導(dǎo)致IPO受阻

2014年，擬掛牌上市的康弘藥業(yè)公司，被競爭對手歐法瑪制藥公司指控其專利侵權(quán)。數(shù)據(jù)顯示，康弘藥業(yè)公司利用該專利技術(shù)生產(chǎn)的鹽酸文拉法辛緩釋片年銷售額達(dá)1.4億元，占銷售總額的9.5%。

2015年，億童文教公司在擬上市前2年開始大量申請專利，而且該公司的主營業(yè)務(wù)是提供以科學(xué)保教產(chǎn)品及服務(wù)為核心的學(xué)前教育整體解決方案，2年內(nèi)集中突擊申請專利無法作出合理性解釋。

2017年4月，“共享單車第一股”永安行公司在路演前夕，因自然人顧某起訴專利侵權(quán)，出于保護(hù)投資者權(quán)益的考慮，永安行公司決定暫緩后續(xù)發(fā)行工作。

2017年9月，華魯恒升發(fā)布公告稱，近日收到四川省成都市中級人民法院送達(dá)的起訴書，四川金象賽瑞將公司及另外三家公司訴至法院，以非法獲取、披露并使用其商業(yè)私密的原因起訴，涉及金額超過9800萬元。

以上案例，對于未能如實披露專利無效法律狀態(tài)信息的完全可以避免，通常產(chǎn)生原因極有可能是企業(yè)向來不在乎專利技術(shù)創(chuàng)新，只因為IPO上市加分需要，而臨時購買或拼湊專利，后續(xù)因管理過失而望記繳納年費導(dǎo)致專利失效。

因商標(biāo)爭議導(dǎo)致IPO受阻

2011年，喬丹體育公司首次公開發(fā)行獲證監(jiān)會發(fā)審委審核通過，但在2012年2月，美職籃著名運動員邁克爾•喬丹向中國法院起訴“喬丹體育”涉嫌侵犯其姓名權(quán)，同時宣告喬丹體育商標(biāo)無效，喬丹體育公司為此IPO進(jìn)程受到嚴(yán)重影響。

2017年8月，西子智能公司在其招股書中披露公司于2016年提交注冊申請的“XIPARK”、“世泊”等商標(biāo)，截至招股書簽署日仍處于注冊審查階段，而申請注冊商標(biāo)為公司主營業(yè)務(wù)商標(biāo)，將影響到公司IPO進(jìn)程。

2017年8月，檸檬微趣公司在其沖刺IPO期間，被爆招股書中未能如實披露兩項事實，其一“賓果消消消”未能成功注冊商標(biāo);其二因使用“賓果消消消”而被第三方公司起訴侵權(quán)。

2017年10月，在康智樂思公司計劃IPO上市的一個月后，該公司所持有的“大姨媽”商標(biāo)被裁定無效。主營業(yè)務(wù)注冊商標(biāo)被宣告無效，公司能否成功上市，前途未卜。

通常，大部分企業(yè)遇到的商標(biāo)爭議主要是由于在IPO前未能及時將主營業(yè)務(wù)上的商標(biāo)進(jìn)行注冊、 企業(yè)主營業(yè)務(wù)所使用的標(biāo)識本身不具有顯著性、 企業(yè)所使用的標(biāo)識涉嫌侵犯他人在先權(quán)利 等原因造成。此外，行業(yè)人士強調(diào)，商標(biāo)權(quán)利人權(quán)屬一定得明晰 ，此為IPO中介機構(gòu)盡職調(diào)查基本要求。

因版權(quán)爭議導(dǎo)致IPO受阻

2001年，新東方公司在上市前遇到版權(quán)糾紛，因“未經(jīng)同意，大量復(fù)制、出版和發(fā)行自己享有著作權(quán)和商標(biāo)權(quán)的TOEFL、GRE、GMAT考試試題”被美國起訴，導(dǎo)致上市延遲。

2012年，瑞創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)公司因為涉及微軟的版權(quán)糾紛而被證監(jiān)會列為終止審查對象。

2012年，凱立德公司因為涉訴過多而被中止審查。在凱立德公司招股書中顯示，其涉及訴訟清單長達(dá)8頁，公司近5年參與的法律訴訟案件多達(dá)12起，多數(shù)訴訟都起因于同業(yè)公司的電子地圖版權(quán)問題，結(jié)果多為凱立德公司敗訴。

2017年8月，閱文集團(tuán)被中國移動通旗下公司起訴，并需賠償經(jīng)濟損失6.05億元。而此時，恰值閱文集團(tuán)IPO節(jié)骨眼上。

很多游戲軟件、網(wǎng)絡(luò)文學(xué)類企業(yè)也開始躍躍欲試IPO，如果這類企業(yè)存在版權(quán)侵權(quán)，除涉案索賠金額巨大之外，同時需要停止侵權(quán)，這意味著企業(yè)不僅是IPO失敗，而是倒閉歇業(yè)。

2016年9月，廣州知識產(chǎn)權(quán)法院判決認(rèn)定游戲《神武》侵犯游戲《夢幻西游》著作權(quán)，賠償1500萬元 ;2017年9月，北京一中院判決認(rèn)定游戲《武俠Q傳》著作權(quán)侵權(quán)成立，判令被告立即停止侵權(quán)，并賠償原告1631萬余元 。

因版權(quán)侵權(quán)而發(fā)生巨額賠償?shù)陌讣缺冉允?，想必已?jīng)給游戲軟件類、網(wǎng)絡(luò)文學(xué)類等主營收入為版權(quán)經(jīng)營的企業(yè)敲響警鐘。

企業(yè)如何預(yù)防知產(chǎn)“大坑”？

知識產(chǎn)權(quán)常常是阻礙企業(yè)IPO進(jìn)程的一只猛虎，但又容易被輕視、忽略。如何在IPO申請過程中，提前做好專利功課，還需要從多個角度準(zhǔn)備?！妒状喂_發(fā)行股票并上市管理辦法》在“主體資格”、“獨立性”、“規(guī)范運行”、“財務(wù)與會計”及“信息披露”等方面都對企業(yè)的專利資產(chǎn)有嚴(yán)格要求，其中幾個典型且明確的要求有：

財務(wù)與會計 。 發(fā)行人不存在重大償債風(fēng)險，不存在影響持續(xù)經(jīng)營的擔(dān)保、訴訟以及仲裁等重大或有事項。對于已產(chǎn)生的知識產(chǎn)權(quán)訴訟，可采取通過協(xié)商或者借助第三方與起訴者或者投訴者達(dá)成和解的辦法解決。如果不能達(dá)成和解，則需論證該糾紛是否會對公司造成重大不利影響。可以通過第三方機構(gòu)論證不構(gòu)成侵權(quán)，或者論證糾紛僅涉及公司部分不重要產(chǎn)品，對公司無實質(zhì)不利影響。發(fā)行人在用的商標(biāo)、專利、專有技術(shù)以及特許經(jīng)營權(quán)等重要資產(chǎn)或技術(shù)的取得或者使用存在重大不利變化的風(fēng)險。

獨立性 。 發(fā)行人的資產(chǎn)完整。生產(chǎn)型企業(yè)應(yīng)當(dāng)具備與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的生產(chǎn)系統(tǒng)、輔助生產(chǎn)系統(tǒng)和配套設(shè)施，合法擁有與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的土地、廠房、機器設(shè)備以及商標(biāo)、專利、非專利技術(shù)的所有權(quán)或者使用權(quán)，具有獨立的原料采購和產(chǎn)品銷售系統(tǒng);非生產(chǎn)型企業(yè)應(yīng)當(dāng)具備與經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)體系及相關(guān)資產(chǎn)。

信息披露 。 企業(yè)IPO知識產(chǎn)權(quán)信息披露主要包括：知識產(chǎn)權(quán)使用以及權(quán)屬情況，知識產(chǎn)權(quán)許可，知識產(chǎn)權(quán)糾紛，知識產(chǎn)權(quán)關(guān)聯(lián)交易，知識產(chǎn)權(quán)數(shù)量、賬面價值等財務(wù)信息(創(chuàng)業(yè)板適用)，知識產(chǎn)權(quán)變化情況以及主要影響因素(創(chuàng)業(yè)板適用)知識產(chǎn)權(quán)變化時的應(yīng)對措施(創(chuàng)業(yè)板適用)等。

總的來說，IPO中的知識產(chǎn)權(quán)問題需要企業(yè)做好日常知識產(chǎn)權(quán)培育資產(chǎn)積累工作、風(fēng)險管控及應(yīng)急體系、上市前期盡職調(diào)查到位。從意識上不輕視，行動上有戰(zhàn)略，才能防住IPO過程中的知識產(chǎn)權(quán)問題這條攔路虎。

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